判断一件商标是否构成商标法第四十一条第一款规定所指以欺骗手段取得注册的情形时，商标权利转让的事实是否会改变其系以欺骗手段取得注册的违法性质？围绕第8397269号“REDLINE”商标（下称涉案商标）引发的商标权无效宣告请求行政纠纷一案，北京市高级人民法院日前所作的判决给出了答案。

　　北京市高级人民法院指出，判断一件商标是否构成商标法第四十一条第一款规定所指以欺骗手段取得注册的情形时，考察的是商标申请注册时的行为，而商标权利转让的事实并不会改变其申请行为违法的性质。

　　据了解，2010年6月17日，陈某某向原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）提交涉案商标的注册申请，2011年7月7日被核准注册使用在手表、钟、装饰品（珠宝）等第14类商品上。2016年12月6日，涉案商标经原商标局核准转让给上海亿券贸易有限公司（下称亿券公司）。根据国家知识产权局分别于2020年5月13日与12月6日发布第1695期《注册商标撤销公告》、第1772期《商标更正公告》显示，涉案商标因连续3年不使用，在全部商品上的注册已被撤销。

　　根据陈某某申请注册涉案商标时提交的个体工商户营业执照（副本）等相关材料显示，该个体工商户经营者为陈某某，发照机关为原北京市工商行政管理局朝阳分局。

　　2016年12月21日，法国科迪特有限公司（下称科迪特公司）针对涉案商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）提出无效宣告请求，主张陈某某在申请注册涉案商标的过程中，伪造了虚假的个体工商户营业执照，作为申请文件向原商标局提交，以骗取涉案商标的注册，违反了商标法第四十一条第一款规定。

　　根据科迪特公司向原商评委提交的原北京市工商行政管理局朝阳分局于2016年10月12日作出的政府信息告知书载明，经查询企业登记数据库，负责人为涉案商标原注册人陈某某的营业执照信息未查得，科迪特公司申请获取的政府信息不存在。

　　2018年2月6日，原商评委作出裁定认为，涉案商标的注册构成商标法第四十一条第一款规定所指以欺骗手段取得商标注册的情形，据此裁定对涉案商标予以无效宣告。

　　亿券公司不服原商评委所作裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼，主张在案证据不足以证明涉案争商标原注册人陈某某通过弄虚作假手段取得涉案争商标的注册；亿券公司通过正当合法手续善意获得涉案商标的所有权，且亿券公司对涉案商标原注册人陈某某的行为并不知情，对亿券公司的合法权益应予保护。

　　北京知识产权法院经审理认为，在案证据能够证明陈某某在申请注册涉案商标的过程中，伪造了虚假的个体工商户营业执照，作为申请文件向原商标局提交，以骗取涉案商标的注册，该行为严重扰乱了商标注册秩序，属于商标法第四十一条第一款规定所指以欺骗手段取得注册的情形；亿券公司主张科迪特公司提交的政府信息告知书不能当然证明该案所涉个体工商户营业执照不存在的事实，但其并未提交相反证据证明其主张；亿券公司主张其善意受让涉案商标，但其并未举证证明其受让涉案商标支付了相应对价，而且判断涉案商标是否构成商标法第四十一条第一款规定的情形，考察的是涉案商标申请注册时的行为，而涉案商标权利转让的事实并不会改变涉案商标申请行为违法的性质。综上，法院于2019年3月15日一审判决驳回了亿券公司的诉讼请求。

　　亿券公司不服一审判决结果，继而向北京市高级人民法院提起上诉，坚持主张其通过正当合法手段善意获得涉案商标的所有权，对此应予保护；科迪特公司未提供证据证明涉案商标原注册人陈某某通过欺骗手段申请注册涉案商标，且亿券公司对陈某某的行为并不知情，亿券公司对涉案商标进行了合法合理使用。

　　北京市高级人民法院经审理认为，涉案商标原注册人陈某某以虚假的个体工商户营业执照作为申请文件向原商标局提交涉案商标注册申请，导致原商标局陷入错误认识而使涉案商标获准注册，该行为严重扰乱商标注册秩序，属于商标法第四十一条第一款规定所指以欺骗手段取得注册的情形；亿券公司提交的证据不足以证明其取得涉案商标已支付相应对价并对涉案商标进行了使用，涉案商标权利转让的事实不会改变涉案商标系以欺骗手段取得注册的违法性质，不影响对于涉案商标是否违反商标法第四十一条第一款规定的判断。综上，法院终审驳回亿券公司的上诉请求，维持一审判决。（王国浩）

　　行家点评

　　乔万里  浙江泽大律师事务所 高级合伙人、律师：关于商标申请行为违法的性质判断，一般可以分为3种情形，分别为以欺骗手段取得商标注册的行为、以不正当手段取得商标注册的行为、没有实际使用意图的行为。

　　第一，以欺骗手段取得商标注册的行为，一般是指商标申请人向商标局虚构事实，提交伪造的申请文件或者证明文件，以骗取商标注册的行为，如伪造申请文件签字或印章，使用虚假的身份证、营业执照等身份证明文件或者涂改身份证、营业执照等身份证明文件上重要登记事项等。

　　第二，以不正当手段取得商标注册的行为，一般是指商标申请人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得商标注册的行为，如商标申请人申请注册多件与大牌商标相同或者近似的情形，与他人知名字号、名称、包装、装潢等相同或者近似的情形，大量囤积商标明显缺乏真实使用意图的情形。

　　第三，没有实际使用意图的行为，商标注册人没有实际使用行为或意图，但是积极向他人兜售商标，或者胁迫他人与其进行贸易合作，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等情形。

　　一般情况下，如果一件商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的话，商标申请人或注册人主张其受让该商标不存在过错应该予以核准注册或维持注册的，一般得不到支持。同时，如果申请商标注册违反了商标法第十九条第四款规定，即使将相关商标代理机构转让至非代理机构名下，也不会改变商标申请行为违法的性质。这给其他市场主体提了个醒：受让他人商标之前，一定要做好尽调工作，详细了解拟受让的商标及其注册人是否有违反商标法相关规定的情形，以免受让过来之后被他人提出无效宣告，导致前期的宣传使用等投入竹篮打水一场空。