【案件启示】
很多企业在对商标进行布局时，都会在未实际使用的商品、服务类目下提前申请商标，以防不时之需。由于我国对商标的保护采用注册制，对于这种未实际使用的商标，一经注册就获得了商标专用权，法律就予以保护。这在本案中亦得到印证，虽然原告的商标部分未实际使用，但被告使用原告注册商标的行为依旧被定性为侵权行为。但是，当诉争商标是未被实际使用的商标时，被告可以此为抗辩，达到降低赔偿数额，甚至不予赔偿的效果，被告可以从以下几点入手。
第一，主张不能简单以被告获利作为赔偿数额，未实际使用的事实应为法院适用法定赔偿时的重要酌定因素。侵犯商标专用权的赔偿数额有按顺序的、四种计算方式：实际损失、侵权获利、许可费的倍数、法定赔偿。在原告未实际使用商标的前提下，其实际损失通常难以计算，此时不能简单将被告获利作为赔偿数额，因为原告对商标未实际使用，无实际市场份额，被告则使用商标不会损害原告的竞争利益、挤占其市场份额，被告获利与原告的损失之间没有因果关系。在适用法定赔偿时，被告应尽力强调侵权行为充其量只是对法律预留商标使用空间的侵害，以促使法院在适用法定赔偿时降低赔偿数额。
第二，当商标注册人的主观为恶意时，应不予赔偿。如果商标权人注册商标无实际使用意图，只是将注册商标作为诉讼获利的工具，不予赔偿才是对商标权人不诚信行为的打击，否则无异于鼓励公众不以使用为目的囤积商标。毕竟当原告囤积商标，以诉讼获利，原告的商标权难谓正当，违反基本的诚实信用原则。
第三，连续三年不使用而符合撤销条件的注册商标，应不予赔偿。我国商标法第六十四条第一款已经确立了三年不使用商标而不予赔偿的制度，被告不需要另行通过行政程序撤销商标，而是提出权利人未实际使用注册商标的抗辩，此时商标权利人承担其使用商标的举证责任，如果商标权利人不能证明，则被告不予赔偿。在被诉侵权时，撤销原告的全部商标或部分商标是降低赔偿数额的有力手段。
对于侵害商标专用权案件，商标的实际使用状况同时牵动着原告和被告，影响着赔偿数额的确定。作为商标权利人，应当注意对商标使用证据进行收集，并罗列展示给法院，作为被诉侵权人，应注重从商标实际使用状况、商标权利人主观状态等方面反击原告，争取较低的赔偿数额。此外，本案还存在着另外的启示，第一，规范行使自己的商标权：在现实生活中，不同权利人对相同或相似商标在不同类别上交叉注册的情形并不少见，商标权利人要严格在各自商标专用权项下规范行使权利，尽量划清商业标志之间的界限，避免造成相关公众的混淆误认。如果超出自己商标专用权的边界，侵犯了对方商标专用权需要承担相应的法律责任。第二，经常性检查本公司目前的商标核定商品类别是否满足当前市场经营需要：市场风云变幻，经营者经常会调整经营的商品、服务，或者调整其提供商品、服务的方式，公司需要定期核实现有的注册商标核定商品、服务类别是否能满足需要，若不能满足，那么应当及时注册。
【案例简介】
一、案情简介：
本来生活食品（苏州）有限公司（以下简称本来生活公司）的主营业务为食品批发零售，是“本来生活”图形商标的商标权利人，商标核定使用商品为第29类，具体包括肉，家禽（非活），鱼（非活），腌制水果，以果蔬为主的零食小吃，腌制蔬菜，蛋等。
被诉侵权人北京本来XX公司（以下简称某公司）是一家电子商务公司，主营业务与本来生活公司有重叠。其有权使用的商标包括“本来生活”“benlai.com”“本来生活网”，商标核定使用服务为第35类和第42类，具体包括广告、替他人推销、替他人采购、包装设计、替他人创建和维护网站等。
本来生活公司向法院起诉某公司等商标侵权，其侵权行为有七项：
第一，某公司在其经营的本来生活网以及京东网、天猫网的“本来生活旗舰店”的相关页面标注“本来生活”“本来生活旗舰店”标识；第二，在上述网页宣传销售商品时，将商品的名称标注为“本来生活+商标名称”，例如“本来生活有机花生仁”“本来散养土鸡蛋”“本来生活五香猪肉条”；第三，在部分商品的介绍页面将其宣传销售的商品品牌标注为“本来生活”；第四，在页面商品实物图片上标注“本来生活”字样水印；第五，在网页中宣传销售的礼品卡、海鲜券中标注“本来生活benlai.com”标识；第六，在其销售的商品外包装盒、封箱带、部分商品的包装袋上标注“本来生活benlai.com”标识；第七，在实体店的店招、遮阳棚、促销牌、购物篮上标注“本来生活”标识。
二、一审各方观点：
1. 本来生活公司认为，上述七种行为均侵害了其注册商标专用权。
2. 某公司抗辩称，某公司自己拥有“本来生活”等服务商标，对其商标的使用属于行使自己的商标专用权；而且，某公司是电商平台，出售的商品均从其他主体处采购，具有合法来源。
3. 一审法院认为，本来工坊公司上述第二、三、四项以及第六项中在商品包装袋上使用“本来生活”标识的行为，使相关公众直接将“本来生活”与相关商品产生联系，应认定为已超出了其自有的服务商标的核定使用范围，均属于与本来生活公司涉案注册商标核定使用相同、相近似的商品，且容易使相关公众产生与本来生活公司涉案“本来生活”商品商标的混淆和误认，侵害了本来生活公司的注册商标专用权。
4、处理结果：在综合涉案商标知名度、某公司实施侵权行为获利较大、某公司实施侵权行为的规模较大且覆盖面广等因素后，一审法院判决某公司赔偿280万元。
三、二审各方观点：
1、某公司上诉，提交新证据证明，由于本来生活公司连续三年没有在除“家禽（非活）；肉”以外其余商品上对涉案商标进行商标意义上的使用，国家知识产权局决定维持涉案商标在“家禽（非活）；肉”商品上的注册，而撤销在其余商品上的注册。某公司认为，由于涉案商标已被部分撤销，一审赔偿数额不当。
2、二审法院认为，某公司确有超出“本来生活”服务商标的核定使用范围，侵害对方商标专用权的行为，所以其商标侵权行为确实存在。但是，一审法院的赔偿数额过高，其一，涉案商标的知名度不高，而且由于涉案商标已被部分撤销，本来工坊公司对“家禽（非活）；肉”以外其余商品上的被控侵权行为，不再承担赔偿责任；其二，本来工坊公司对“本来生活”商业标识的使用也包含了对自有服务商标的正当合理使用，“本来生活”等服务商标本身也承载了相当的商业价值；其三，本来工坊公司对“本来生活”商业标识的宣传推广作出了较多地贡献。
3. 处理结果：在重新考虑了涉案商标知名度、部分商标被撤销不予赔偿、某公司宣传推广作出较大贡献等因素后，二审法院改判某公司赔偿28万元。
【法律依据】
《商标法》第六十三条第三款规定：权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。
《商标法》第六十四条第一款规定：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
作者介绍：
南京师范大学法学院知识产权方向硕士，南京知识律师事务所“知识产权风险与争议解决团队”成员。曾任公司知识产权专员。曾于南京市中级人民法院知识产权庭实习。现主要从事知识产权风险诊断、分析、排除、风险防控制度设计等非诉讼业务和知识产权争议仲裁、行政处理、诉讼等业务。
