摘要：
在先使用抗辩需满足“双优先”条件，即被告使用商标早于商标申请注册时间及商标实际使用时间。商标注册人应为善意注册，且在先使用人的在先使用具合法性。建议被告在使用过程中以其他方式加以区分，避免侵权。“原有使用人”为在先使用人及业务继受者，不及于商标申请注册后的被授权人或受让人。商标在先使用是抗辩权而非请求权，即使抗辩成功，企业发展仍受限，故企业仍应优先进行商标布局。
我国商标法以注册在先为原则，为衡平使用在先者合法权益，维护市场现有秩序，商标法有在先使用抗辩制度。《商标法》第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
可见，在先使用抗辩需同时符合以下条件：
1、被诉标识在商标注册人申请商标注册前已使用；
2、使用人先于商标注册人使用被诉标识；
3、在先使用的未注册商标在商标申请注册前已具一定影响力；
4、使用人仅在“原使用范围”内使用。
一、“双优先”前提
商标在先使用抗辩需满足“双优先”条件，即被告使用被诉侵权商标既早于涉案商标申请注册时间又早于涉案商标实际使用时间。
在原告老百姓大药房连锁股份有限公司诉被告衡南县鸡笼镇老百姓大药房商标侵权纠纷【(2021)湘04知民初50号】一案中，原告系涉案“老百姓”商标的注册人，于2001年10月25日成立，自成立以来便将“老百姓”标识作为企业字号和商标标志使用，但商标申请时间为2003年06月04日。
被告自2002年12月16日起开始以“衡南县鸡笼镇老百姓大药房”名称登记注册并实际经营使用“老百姓”字样。
法院认为，被告登记并使用“老百姓”商标标识时间虽早于原告“老百姓”商标申请注册时间，但晚于原告对“老百姓”商标标识使用时间，不符合“双优先”原则，被告在先使用抗辩不成立。
二、在先使用需具合法性，同时涉案商标需善意取得
在先使用行为本身有合法性，违法违规的使用行为不产生在先权利。
在双飞人制药股份有限公司（以下简称“原告”）诉广州赖特斯商务咨询有限公司（以下简称“被告”）商标侵权及不正当竞争纠纷【(2020)最高法民再23号】一案中。原告系“双飞人”商标权人，该商标曾被认定为著名商标，其产品包装享有知名商品特有包装、装潢权。被告系法国利佳制药厂在华代理商，销售“利佳”品牌薄荷水，即“法国双飞人药水”。
被告主张法国利佳制药厂销售的“法国双飞人药水”在2001年就已出现在江西省都昌县。而原告的“双飞人”注册商标申请时间为2009年7月21日，晚于法国利佳制药厂生产的“法国双飞人药水”在江西省都昌县销售的时间，故被告享有在先权利。
对此，法院认为，都昌县医药公司因违反药品管理法第三十九条规定，未经申报，销售法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”曾被行政处罚，且该行为违反药品管理法第四十八条第二款规定，可按假药论处，故被告提交的都昌县医药公司销售“双飞人药水”的在先使用证据不属合法在先行为，不能产生在先权利。
虽然上述案件中的在先销售证据未被法院采纳，但法院查明，在原告的“双飞人爽水”产品问世前，其关联企业曾以法国利佳制药厂的“双飞人药水”包装盒作为现有设计证据，申请对与原告包装相似的第三人外观设计专利宣告无效，并获得支持；且原告在对“双飞人爽水”进行宣传时，存在主动混淆两款产品的行为。上述行为均可证明原告对法国利佳制药厂生产的“双飞人药水”知名度已有认知。
最高人民法院认为，原告明知“双飞人药水”存在于市场，却恶意申请注册与“双飞人药水”包装近似的商标并行使权利，其行为难言正当。而被告已在包装的显著位置标明“利佳”文字商标，故被告在先使用抗辩成立。
需特别提示的是，商标侵权案件中，被告主张在先使用抗辩时，如发现原告商标系恶意取得，符合条件的应尽早提起无效宣告等行政程序，以便争取主动。如无法提起无效宣告，在目前同案同判的司法环境下，引用本判决说服主审法官因原告商标系恶意取得，认可被告在先使用抗辩成立也是途径之一。
三、关于“有一定影响”的认定
“有一定影响”对消费者及相关公众而言，主要是能否对商品或服务起识别作用，本质上可视作对商标知名度的认定。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。
规定细化了“有一定影响”的认定，但认定标准仍具有较大主观性，法官有较大自由裁量权。
在原告武汉市天怡电子有限公司诉被告武汉凯进医疗技术有限公司商标侵权纠纷【（2016）鄂民终110号】一案中，被告仅证明在原告商标申请注册日前，在一台医用冲洗器上使用了诉争标识，法院认为难以证明获得了一定影响力。
在原告杭州博客旅行社有限公司诉被告上海驰誉网络科技有限公司商标侵权纠纷【（2015）沪高民三（知）终字第1号】一案中，被告在原告申请注册涉案商标前已使用包含涉案商标的域名和标识，且通过被告及其关联公司持续使用至今，中间未发生中断，通过多年持续使用积累了众多用户，建立了一定影响力。且被告已通过在诉争商标前附加企业字号的方式，帮助相关公众区分。故被告使用被控侵权标识的行为并不足以导致相关公众混淆或误认，不构成商标侵权。
四、关于“原使用人”及“原使用范围”的认定
“原有范围”的使用应从使用主体、使用类别、商誉所及地域范围等因素综合考量。
（一）原使用人的认定：
使用人原则上需为在先使用人本人或其业务继受者，不得及于商标申请注册后的被授权人或受让人。
在南通远程船务有限公司诉上海博格西尼企业发展有限公司商标侵权纠纷【(2017)沪73民终65号】一案中，法院认为，在法律关系上，上海博格西尼服饰有限公司（以下简称“博格西尼服饰公司”）与上海博格西尼企业发展有限公司（以下简称“博格西尼公司”）之间具有紧密的关联关系。
从经营过程来看，博格西尼服饰公司于2011年8月、2012年8月先后与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，设立专柜销售博格西尼品牌产品。在2014年博格西尼服饰公司注销后，2015年3月，由博格西尼公司与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，继续在原专柜从事经营活动，该合同所约定的经营地点及所经营的品牌产品与前述合同一致。
显然，在博格西尼服饰公司注销后，博格西尼公司与第一八佰伴公司续签合同继续在原专柜从事经营活动，其与博格西尼服饰公司在经营业务上具有实际的继受关系，故其有权主张商标先用使用抗辩。
原使用人认定的实质重于形式原则：
在北京爱姆斯建筑设计咨询有限公司（以下简称原告）诉乐米（北京）国际建筑规划设计有限公司（以下简称被告）商标侵权纠纷【（2020）京0105民初7363号】一案中，法院认为，被告与其母公司虽属独立法人主体，但被告是母公司在中国投资设立的全资子公司。母公司在中国设立被告的目的即为通过被告为中国相关公众提供建筑设计、景观设计等相关设计咨询服务，因此被告在开展经营过程中必然会使用母公司在先使用的未注册商标。
被告作为母公司在中国的全资子公司，其所有经营活动均由母公司决策，实质贯彻的是母公司意志，故被告的使用只要未超出母公司在先使用的“原有范围”，就未给注册商标专用权造成不合理影响，被告可援引在先使用抗辩。
（二）“原使用范围”中关于使用地域扩大的问题
“原使用范围”中，在先使用需严格限定于原有使用类别几无争议，即使延展到高度关联类别也会被认定侵权，故主要争议焦点在于互联网时代，如何界定地域范围仍在“原使用范围”内。
在原告于某诉被告廿一客11家关联公司 “21cake”商标侵权纠纷【2020沪73民终81号】一案中，法院认为，对原有范围的界定，商标法强调的是使用范围而非使用规模。
从使用方式来看，被告及关联公司始终在蛋糕等商品、相应经营物料及宣传中使用被诉商标，使用过程中未改变原商标图形或图文组合样式，即其商标图样及使用类别均在原有范围内。被告及关联公司的经营模式一直是以网络营销为主，其“www.21cake.com”网站和“21cake”手机App统一以被告名义经营，其余关联公司分别负责上述网站及App上可供选择的不同城市的产品配送。可见在涉案注册商标申请日后成立的被告关联公司主要为了便利各个城市产品的配送，故为扩大配送范围而成立的具有关联关系的主体对被诉商标在同一类别上的后续使用行为，属在原有范围内的使用，不构成侵权。
商标在先使用抗辩制度为保护善意在先使用人的未注册商标提供了法律依据，有利于保护权利人在先建立的品牌市场及商誉，但其本身是抗辩权而非请求权，可用于应对纠纷，却无法主动保护。且由于构成在先使用条件严格，即使抗辩成功，“原有使用人”、“原有使用范围”等因素也将极大限制企业商业发展，故各企业在进入市场、投入运营前，仍应优先进行商标布局，避免后续纠纷。
