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多商标且权属状态多样情况下如何规范使用注册商标?

来源:知产律师说 发布时间:2023-08-01

随着规范使用商标意识的逐渐增加,企业为了便于在各种场景下使用注册商标,储备量逐渐增大。与此同时,随着《商标一般违法判断标准》出台,商标不规范使用的行政执法力度越来越大,司法实践中,商标不规范使用认定侵权的行为越来越多。因此,企业在商标使用率高,商标基数相对多,商标权属状态多样的情况下,更应该加强商标管理,规范使用注册商标,避免因为属于管理而造成商标违法行为或者商标侵权行为。


一、注册商标规范管理的法律要求


商标经过注册后获得商标专用权,专用权并非权限无限大,也是有权利边界的,即《商标法》第五十六条规定“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。与专用权相对应的是商标的禁用权,即禁止权利人改变商标标识与超出核定商品/服务的使用。


(一)核准注册的商标


《商标法》对于核准注册的商标,做了如下规定:注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。


《商标一般违法判断标准》对自行改变注册注册商标做了如下规定:《商标法》第四十九条第一款所称自行改变注册商标,是指商标注册人擅自对注册商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等构成要素作局部改动或者变换相对位置,影响对该注册商标的认知或者识别,仍标明“注册商标”或者注册标记的。


对于自行改变注册商标的情况,如果属于细微改变,则一般不认为产生不良影响,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)》实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。


比如,字母大小写互换的情形,一般认为是细微差别,不构成改变显著特征,在国家知识产权局审理的商评字【2018】第0000121607号撤销复审案件中,注册商标为561082号商标,虽然证据显示被申请人实际使用的商标多为“哥林kolin”与复审商标存在字母大小写差别,但实际未改变复审商标显著特征,可以视为对复审商标的使用。


比如,自行添加文字的情形,一般视为改变显著特征,在国家知识产权局审理的商评字【2020】第0000127221号撤销复审案件中,注册商标是第3742410号“灌篮”商标,实际使用标识为“灌篮高手”。国家知识产权局认定“灌篮高手”与复审商标“灌篮”文字构成不同,含义差异较大,已经不属于对复审商标的细微变化,改变了复审商标的显著特征。


(二)核定使用的商品


注册商标核定使用的商品是指商标证书/档案中记载的核定商品/服务,这里的核定商品/服务一般是以《类似商品和服务区分表》为依据进行的划分。


《区分表》中类似商品是指商品在功能、用途、所用原料、销售渠道、消费对象等方面具有一定的共性,类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面具有一定的共性,如果在类似商品或服务上使用相同、近似商标,易使相关公众认为其存在特定联系,使消费者误认为是同一家企业生产的。


《商标法》对于核定使用的商品,做了如下规定,注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。即不能任意超出核定使用的商品或服务范围。


一般来说,核定使用的商品应该是商标证书上记载的商品,但是由于《区分表》的内容有限,市场环境多样,升级更迭速度快,除了传统产业的传统产品,名称能够实现完全相同很少。在此,就需要商标权利人及使用人对是否属于“核定使用的商品”进行判断。


比如,实际使用商品是核定商品的一部分,在国家知识产权局商评字【2020】第0000229173号第3025473号ISA商标撤销复审案件中,商标权人实际使用的商品是“计算器、电话机”商品,裁定认为鉴于复审商标核定使用的是“计算机器、计算机外围设备、电子笔”等商品与计算器商品属于类似商品;再比如,实际使用商品与核定商品属于上下位概念的情形,在国家知识产权局商评字【2020】第0000081806号撤销复审案件中,权利人实际使用的商品为“护目镜”,裁定认为复审商标核定使用的眼镜商品与申请人实际使用的护目镜商品属于上下位概念,护目镜可以理解为眼镜的一种。


另外,不属于同一类别,或者属于同一类别不属于类似群组的,一般不属于类似商品,但是也要注意《区分表》中的备注,有些商品虽然跨类别,但是属于交叉检索,也存在一定类似关系,有些商品虽然在同一群,但是各个段落明确标注不近似。


二、企业不规范使用注册商标可能面临的风险


1、行政处罚风险


一般拥有注册商标的企业,尤其是目前数字环境下对注册商标要求较多的情况下,企业使用注册商标并标注注册标记“®”的情况比较普标,一旦不规范使用,有可能构成“冒充注册商标”,《商标法》第五十二条规定:将未注册商标冒充注册商标使用的,或者使用未注册商标违反本法第十条规定的,由地方工商行政管理部门予以制止,限期改正,并可以予以通报,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。


2、丧失商标权风险


商标使用是商标权的灵魂,商标的作用是产生区分产品和服务来源的作用,商标的作用需要在使用中彰显。但是,如果不使用,不仅起不到区分来源的识别作用,更会丧失商标专用权。《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。随着商标数量的增加,同业竞争者,后续商标注册者均会提起撤销三年不使用,提供使用证据对于商标权利人来说是一项压力比较大的工作,如果商标不规范使用,不能提供在指定商品上达到“真实、合法、公开、有效、规范”的使用,则将面临失去商标专用权。


3、民事侵权风险


《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》规定:原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。


随意拆分商标、不规范地使用注册商标的行为,不被视为是对已授权的注册商标的使用。如果该使用行为导致了相关公众的混淆误认,损害了他人依法享有的注册商标专用权,则为商标侵权行为,就要承担相应的侵权责任。


三、律师建议


1、制度化管理


结合公司管理方式与经营内容,制定商标管理制度,设置专人进行商标管理,定期进行商标内审与管理评审,收集相关法律法规,制定各个使用部门的管理指引,各部门规范按照岗位职责规范使用商标,发现问题及时反馈。


2、标识注册注册标记“®”务必严谨核对


《商标一般违法判断标准》将以下几种情况列举为冒充注册商标的行为“商标注册人或者使用人有下列行为之一的,均属《商标法》第五十二条规定的冒充注册商标:(一)使用未向国家知识产权局提出注册申请的商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;(二)使用向国家知识产权局提出注册申请但被驳回或者尚未核准注册的商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;(三)注册商标被撤销、被宣告无效、因期满未续展被注销或者申请注销被核准后,继续标明“注册商标”或者标注注册标记的,但在注册商标失效前已进入流通领域的商品除外;(四)超出注册商标核定使用的商品或者服务而使用该商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;(五)改变注册商标的显著特征后仍标明“注册商标”或者标注注册标记的;(六)组合使用两件以上注册商标且标注注册标记,但未按照注册商标逐一标注注册标记的;(七)标明“注册商标”或者标注注册标记的进口商品,该商标未在中国注册且未声明的。”


无论是将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,还是将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,如果是商标性使用,均需要将商标进行规范核对,否则将面临“冒充注册商标”违法处罚。


3、及时收集并固定商标使用证据


由于商标撤销三年不使用制度的存在,对于商标权利人来说,规范使用注册商标并及时留存使用证据,就是一件常规且重要的日常工作,建议商标管理部门严格按照《商标审查审理指南》及《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》关于提供使用证据的规定,制定本公司商标使用策略,尤其是注册较多,存在防御商标与联合商标等情形,与商标许可制度相结合,充分利用现有商标,避免因使用证据提供不利而丧失商标权利。


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