驰名商标跨类保护范围及“有一定影响的字号、简称”的认定

——巨人网络集团股份有限公司等诉巨商智能科技（上海）有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

裁判要旨

1.驰名商标跨类保护的保护范围应考虑其知名度、显著性、与被诉侵权商品的关联程度等因素在个案中合理确定。

2.明知他人早已存在并具有一定影响的字号和简称，仍将他人字号登记为企业名称，并在经营活动中使用他人字号或包含他人字号的企业简称，足以导致相关公众对双方是否系具有关联关系的市场主体产生混淆和误认，致使他人利益受损的，构成擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括字号及简称）的不正当竞争行为。

基本案情

原告珠海巨人高科技集团有限责任公司等诉称：

“巨人”系我国著名企业家史玉柱先生创立的企业品牌，史玉柱先生创立了珠海巨人高科技集团公司（即本案原告珠海巨人高科技集团有限责任公司，以下简称珠海巨人公司），并延续发展成为包括原告巨人网络集团股份有限公司（以下简称巨人网络集团公司）、巨人投资有限公司（以下简称巨人投资公司）、上海巨人网络科技有限公司（以下简称上海巨人网络公司）的巨人网络集团，“巨人”作为原告字号和主营核心业务品牌享有极高声誉，其第5431856号、第13121387号“巨人”注册商标应认定为驰名商标予以跨类保护。

被告巨商智能科技（上海）有限公司（以下简称巨商公司）、巨人（深圳）企业科技发展有限公司[以下简称巨人（深圳）公司]、深圳巨人网络电子商务有限公司（以下简称深圳巨人公司）在净水机产品的生产、销售和宣传等环节突出使用含有“巨人”等字样的行为，构成对“巨人”驰名商标的侵害。同时，被告巨人（深圳）公司、深圳巨人公司将“巨人”登记为其企业名称、将“巨人”拼音“juren”注册为域名，并使用“巨人”“巨人集团”字样及史玉柱的形象进行宣传等行为构成擅自使用原告有一定影响的企业名称及简称、虚假宣传的不正当竞争行为，故诉至法院，要求三被告停止商标侵权及不正当竞争行为，变更企业名称，消除影响并连带赔偿经济损失及合理费用共计人民币10,124,305元。 

三被告辩称：

（1）原告“巨人”商标市场影响力较小，不应认定为驰名商标。

（2）被告系对其合法享有权利的注册商标在核定范围内进行使用，原告商标核定使用服务与被告的产品不属于同一行业，消费对象亦不相同，不会造成混淆。

（3）被告依法登记了“深圳巨人企业科技发展集团”，登记证载明集团简称为“深圳巨人集团”，原告无权阻止被告使用“巨人集团”字样。

（4）被告从未制作过相关企业视频宣传片，原告所称的宣传片中使用的是史玉柱先生的肖像，并非原告的形象。

（5）被告不存在侵权行为，原告的诉请缺乏事实和法律依据。综上，请求法院驳回四原告的全部诉讼请求。

上海知识产权法院经审理查明：

原告珠海巨人公司等由史玉柱创立或与他人共同投资成立。早在2015年之前，“巨人”字号和“巨人集团”简称在保健品等行业中已具有相当高的市场知名度。原告巨人投资公司系第5431856号、第13121387号“巨人”注册商标的权利人，核定使用服务类别为在计算机网络上提供在线游戏等，并许可原告巨人网络集团公司、上海巨人网络公司使用。案外人孙长江以“巨人”作为字号，于2015年在香港注册“巨人国际控股集团有限公司”，并与他人在内地先后成立了被告巨商公司、巨人（深圳）公司、深圳巨人公司，从事净水设备和智能家居产品的生产、销售等经营活动。

三被告在经营活动及对外宣传中大量使用“巨人”“巨人集团”等字样，将“巨人”二字拼音“juren”注册为域名主体识别部分，并在杂志、宣传册、网站、微信公众号中宣称“原史玉柱脑白金项目团队原班人马打造全新的商业模式”等。

上海知识产权法院于2020年6月30日作出民事判决：

一、三被告于判决生效之日起立即停止擅自使用四原告企业名称的不正当竞争行为和虚假宣传的不正当竞争行为，被告巨人（深圳）公司于判决生效之日起三十日内向相关部门申请变更其企业名称，同时变更巨人（深圳）上海分公司的企业名称和深圳巨人企业科技发展集团（简称：深圳巨人集团）的企业集团名称，被告深圳巨人公司于判决生效之日起三十日内向相关部门申请变更其企业名称，上述变更后的企业名称和企业集团名称中均不得包含“巨人”文字；

二、三被告于判决生效之日起三十日内在《解放日报》（除中缝外）刊登声明，消除因不正当竞争行为给四原告造成的不良影响；

三、被告巨商公司于判决生效之日起十日内赔偿四原告经济损失人民币10万元；三被告于判决生效之日起十日内连带赔偿四原告经济损失人民币300万元及合理费用人民币112,905元；

四、驳回四原告的其余诉讼请求。宣判后，巨人网络集团公司、珠海巨人公司、巨人投资公司、上海巨人网络公司、巨商公司均提出上诉。

上海市高级人民法院于2021年9月13日作出（2020）沪民终538号民事判决，驳回上诉，维持原判。

法院生效裁判认为：我国对驰名商标采取的是适度的跨类保护，其保护范围应当根据具体案件情况，考虑其知名度、显著性、与被诉侵权商品的关联程度等因素在个案中合理确定。四原告虽能证明“巨人”注册商标经过其使用和宣传，在游戏行业有较高知名度，但其知名度仅限于核定使用的服务范围本身，而该商标核定使用的服务与被诉侵权商品之间的相关公众或者消费者存在明显差异，且“巨人”一词是通用词汇，显著性并不高，故现有证据不足以证明涉案“巨人”商标具备认定为驰名商标的条件。

三被告经营的业务与四原告经营的保健品等业务虽有不同，但反不正当竞争法上的竞争关系并不仅是指经营者与经营同类商品的竞争对手争夺交易机会所产生的直接竞争关系，还包括以不正当手段谋取其他经营者的竞争优势、获取更多交易机会所产生的间接竞争关系。孙某等人明知早已存在并已经具有相当高市场知名度的“巨人”字号和“巨人集团”简称，仍将“巨人”作为字号进行企业名称登记，且三被告在经营活动中实施的一系列被诉行为主观上明显存在攀附四原告商誉“搭便车”之意，亦足以导致相关公众对双方是否系具有关联关系的市场主体产生混淆和误认，从而使四原告利益受损，构成擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括字号及简称）的不正当竞争行为。三被告将“巨人”的拼音“juren”注册为其域名的主体识别部分，亦属于反不正当竞争法规定的经营者不得实施的其他混淆行为。三被告在对外宣传中使用与其无任何关系的史玉柱及“巨人集团”等相关内容，构成虚假宣传的不正当竞争行为。鉴于被告巨商公司早于另两被告成立，其在另两被告成立前单独实施的不正当竞争行为，由其自行承担责任。三被告共同实施的不正当竞争行为，由三被告共同承担责任。

典型意义

一、驰名商标跨类保护范围的确定

本案争议焦点之一在于，能否认定原告“巨人”商标为驰名商标，进而认定被告在不同类别的商品或服务上使用“巨人”等字样的行为构成商标侵权。应当注意到，驰名商标的跨类保护并非“全类保护”，而是采取适度的跨类保护。驰名商标保护范围的确定，是审理该类案件的关键，也是司法实践中的难点问题。

（一）驰名商标采取适度的跨类保护

驰名商标凝集了良好的商业信誉，在相关公众中具有比普通商标更高的知名度，国际条约及各国商标法均对驰名商标制定了特别的保护机制，包括对驰名的注册商标采取跨类保护。《巴黎公约》立足于防止未注册驰名商标在其他成员国被抢注，其第6条第2款对于驰名商标的保护范围限于相同或类似商品上对驰名商标或其主要部分的复制、仿制或翻译。而TRIPs协定第16条第3项则扩大了驰名的注册商标保护范围，规定“《巴黎公约》（1967）第6条第2款应当在细节上作必要修改之后，适用于与使用注册商标的商品或者服务不类似的商品或者服务，如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系，且此种使用可能损害注册商标所有人的利益。”德国、意大利等国商标法亦均对在该国享有声誉的知名注册商标采取了跨类保护。上述条约或法律规定中均对驰名商标的跨类保护设定了条件，包括存在产生混淆、误导，或存在损害驰名商标显著性或声誉的可能性等。

与国际条约的规定一致，我国商标法对于驰名的注册商标，同样采取有条件的适度跨类保护。商标法第13条第3款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标，是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。按照该条规定，我国商标法对于驰名商标采取相对保护，并非无条件延及所有不相同且不相类似的商品上，而是以“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”为要件。为统一认定驰名商标保护范围的标准和尺度，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称驰名商标解释）第10条规定，原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。对于该条款的理解，一是驰名商标的跨类保护并非“全类保护”，而是采取适度的跨类保护；二是驰名商标跨类保护的范围并非完全统一和固定不变的，而是需要根据案件的具体情况，综合考虑驰名商标的显著程度和在使用被诉商标商品的相关公众中的知晓程度，以及相关商品的关联程度等进行确定。

（二）商标法第13条第3款在适用中存在的问题

根据商标法第13条第3款的规定，注册驰名商标的保护应具备三个要件，即①该注册商标构成驰名商标、②存在复制、摹仿或者翻译行为，以及③误导公众，致使权利人的利益可能受到损害。驰名商标解释第3条规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。实践中存在的争议在于，对于商标法第13条第3款规定的要件是否存在适用顺序，即是否需要先对涉案商标构成驰名商标作出判断。

一种观点认为，应首先对商标驰名作出认定。例如，有判决指出，“在适用商标法第13条第3款的规定时，上述三个条件原则上有适用顺序上的要求，且原则上应首先认定在先的注册商标是否为驰名商标。”更有判决强调，“在先已注册商标驰名与否，则是判断相关商标知名度的重要内容。同时，在先已注册的商标是否驰名、其驰名程度如何，也是判断诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该商标注册人利益的重要考量因素。只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断，才能确定商标法第13条第3款有无适用的可能与必要，进而才需要也才能够对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。”

另一种观点则认为，商标驰名认定并非适用商标法第13条第3款的必要条件。最高人民法院在案件中指出，“在案件审理过程中，固然要对异议申请人请求予以保护的引证商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须将其作为适用商标法第13条第3款的前提条件……如果被异议商标并没有构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者被异议商标获准注册的结果并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。”

我们认为，在驰名商标侵权案件的审理中，一般情况下，商标驰名的认定是判断被告是否构成商标侵权的基础，但对于注册商标能否被认定为驰名商标，则需要根据商标法第13条第3款规定的要件及驰名商标解释第10条规定的具体考量因素予以综合考虑，不宜将商标法第13条第3款规定的各要件及驰名商标解释第10条规定的各因素予以孤立考虑和判断。例如，请求认定的驰名商标知名度及显著性有限，相关公众一般不会将使用该商标的商品与被诉侵权商品产生关联，亦不会误导公众，致使权利人的利益可能受到损害商标，此时该商标就无法被认定为驰名商标予以跨类保护，这也符合驰名商标按需认定原则的立法精神。

本案中，四原告主张权利的第5431856号、第13121387号“巨人”注册商标核定使用的服务均为第41类在计算机网络上提供在线游戏等，被诉侵权商品为净水设备和智能家居产品，两者类别不相同也不相类似，故四原告主张认定其上述商标系驰名商标。法院认为，四原告在本案中提供的证据虽能证明“巨人”注册商标经过其使用和宣传，在游戏行业有较高知名度，但其知名度仅限于核定使用的服务范围本身，而该商标核定使用的服务与被诉侵权商品之间的相关公众或者消费者存在明显差异，且“巨人”一词是通用词汇，显著性并不高。因此，本案中无法认定涉案注册商标为驰名商标，四原告在本案中基于“巨人”为驰名商标作为权利基础主张三被告构成商标侵权难以获得支持。

二、有一定影响的企业简称、字号的认定

依据反不正当竞争法规定，我国企业就其企业名称享有竞争利益。在反不正当竞争法于2017年修正之前，1993年反不正当竞争法第5条第3项规定经营者不得采用擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品之不正当手段从事市场交易，损害竞争对手。由于将保护范围限定于企业名称或者姓名，对于企业在经营过程中长期使用已具备一定知名度，并已与其建立稳定关联关系的简称、字号，当时的反不正当竞争法无法实现充分保护。

为适应实践需要，2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第10条规定，对于具有一定市场知名度、为相关公众所熟知、已实际具有商号作用的企业名称中的字号、企业或者企业名称的简称，视为企业名称并给予制止不正当竞争的保护。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第6条第1款规定，除依法登记注册的企业名称外，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号亦可认定为该条中的“企业名称”。最高人民法院在2014年发布的指导案例29号裁判要点中进一步明确，对于企业长期、广泛对外使用，具有一定市场知名度、为相关公众所知悉，已实际具有商号作用的企业名称简称，可以视为企业名称予以保护。2017年后修正的反不正当竞争法对此予以采纳，在第6条第2项规定经营者不得实施擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等），引人误认为是他人商品或与他人存在特定联系之混淆行为。

企业字号是企业名称中的核心要素，是企业名称中最显著和最重要的组成部分，且在一定范围内具有独占性，企业对其简称所享有的竞争利益则来源于企业自身的代替性使用与社会公众的认同。鉴于字号、简称均省去了企业名称中部分具有限定作用的要素，可能不适当地扩大了正式名称所指代的对象范围。因此，在案件中认定经营者实施了擅自使用他人有一定影响的字号和企业简称的不正当竞争行为，需考量该字号和简称是否为相关公众认可，并在相关公众中建立起与该企业的稳定联系。

本案中，“巨人”字号和“巨人集团”简称经过原告的长期、广泛使用，在相关行业中已经具有相当高的市场知名度，“巨人集团”简称亦已经与原告之间建立了对应关系，四原告对于“巨人”字号和“巨人集团”简称依法享有竞争利益。基于此，孙长江等人明知早已存在并已经具有相当高市场知名度的“巨人”字号和“巨人集团”简称，仍将“巨人”作为字号进行企业名称登记，且被告在经营活动中实施的一系列被诉行为主观上明显存在攀附原告商誉“搭便车”之意。被告的相关行为足以导致相关公众对原、被告之间是否系具有关联关系的市场主体产生混淆和误认，从而使原告的利益受损。因此被告相关行为构成反不正当竞争法第6条第2项规定的擅自使用原告有一定影响的企业名称（包括字号及简称）的不正当竞争行为。

此外，本案还明确反不正当竞争法上的竞争关系并不仅是指经营者与经营同类商品的竞争对手争夺交易机会所产生的直接竞争关系，还包括以不正当手段谋取其他经营者的竞争优势、获取更多交易机会所产生的间接竞争关系，并基于此认定原、被告之间存在竞争关系。反不正当竞争法虽对此并未予以明确规定，但该观点在司法实践中得到广泛适用。指导案例30号裁判要点明确，反不正当竞争法并未限制经营者之间必须具有直接的竞争关系，也没有要求其从事相同行业。经营者之间具有间接竞争关系，行为人违背反不正当竞争法的规定，损害其他经营者合法权益的，也应当认定为不正当竞争行为。值得注意的是，2022年3月20日施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第2条规定，与经营者在生产经营活动中存在可能的争夺交易机会、损害竞争优势等关系的市场主体，人民法院可以认定为反不正当竞争法第2条规定的“其他经营者”。该规定明确了司法实践中对广义竞争关系、间接竞争关系属于反不正当竞争法上竞争关系的认定意见，也为更精准地探索、勾勒出竞争关系的轮廓奠定了基础。