司法实践中“商标性使用”的认定

——以赛诺菲（SANOFI）与中华人民共和国国家知识产权局、深圳市赛诺菲环保科技有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案为切入点

当事人
原告：赛诺菲（SANOFI）

被告：中华人民共和国国家知识产权局

第三人：深圳市赛诺菲环保科技有限公司

基本案情

诉争商标系第21671066号“赛诺菲Sanofi”商标，由第三人申请注册，核定使用在“空气净化装置和机器、燃气炉”等商品上。原告以其在先注册的第747304号“赛诺菲”商标、第1386355号“sanofi”商标、第7993681号“SANOFI”商标（简称引证商标一、二、三）在“人用药、医用药物、医药制剂”等商品上构成驰名商标，第三人在对引证商标理应知晓的情况下仍申请注册诉争商标，构成对其驰名商标的复制、摹仿，损害原告利益为由，向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出无效宣告请求。国家知识产权局经审理认定，原告提交的证据大多将“赛诺菲”“SANOFI”标志作为商号使用，其余有效证据不能证明在诉争商标申请注册之前，原告的引证商标一、二、三经使用已被相关公众所熟知，故诉争商标的注册未违反2014年《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十三条第三款的规定。诉争商标亦未构成2014年商标法第四十四条第一款规定之情形。据此，裁定诉争商标予以维持。原告不服被告上述裁定向北京知识产权法院提起诉讼称：原告是一家全球领先的医药健康企业，引证商标一至三具有极高的显著性和独创性，经过在中国长期、持续使用和广泛宣传，在第5类“医药制剂”等商品上已经享有极高的知名度，应当被认定为驰名商标。第三人在明知原告已经享有驰名商标的前提下申请注册商标，构成对引证商标一至三的复制和摹仿。诉争商标的注册和使用会造成原告驰名商标的淡化，误导相关公众并严重损害原告的驰名商标权益。根据2014年商标法第十三条第三款、第四十四条第一款的规定，诉争商标应予宣告无效。

审理结果

北京知识产权法院经审理认为：

一、关于诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第十三条第三款的规定。2014年商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”本案中，原告主张引证商标一、二、三在“医药制剂”商品上为驰名商标。从原告在诉讼阶段提交的证据1至3药品包装上来看，其在药品上的使用方式包装正面使用“赛诺菲”，背面使用“SANOFI”，包装正面还同时使用“波立维”“可达龙”“克赛”等已注册为商标的药品商品名称并标注注册商标标志，背面或侧面显示生产企业、分装企业等信息。因一家制药企业通常生产多种药品，将公司商号和药品商品名称注册为商标并在商品上共同使用系制药行业的商业惯例，公司商号的商标可以起到识别商品来源的作用，药品商品名称的商标可以起到识别商品来源和区分药品种类的作用，因此在包装上标注的其他注册商标，不会影响其公司商号的商标志识别商品来源作用的发挥。至于原告未在“赛诺菲”“SANOFI”上标注注册商标标志的问题，因标注注册商标标志现已不是我国法律、行政法规的强制性规定，因此对于是否属于商标性使用，不能以是否标注注册商标标志进行判断，而是要看该标志是否能够起到识别商品来源的作用。原告在其药品上使用的“赛诺菲”“SANOFI”可以起到识别商品来源的作用，属于商标性使用。此外，原告在刊登的广告上具有相同的商标使用方式，均属于商标性使用。根据原告在诉讼阶段提交的证据，原告关联公司赛诺菲北京公司、赛诺菲杭州公司财务报表显示，在2019年之前，其每年营业收入金额较高，且逐年增长，网络媒体对原告及其药品的市场份额、销售额等数据均有报道，其多款药品在同类药品中所占市场份额靠前。原告在举办和参加研讨会、推介会上投入了大量资金，并在专业杂志上刊登广告，推广其药品。根据原告在行政阶段提交的国家图书馆检索报告，报刊杂志对原告及其药品均有报道。原告提交的证据足以证明在诉争商标申请日以前，原告的引证商标一、三经过长期宣传使用，在“人用药”“医药制剂”商品上已经为相关公众所熟知，达到驰名程度。诉争商标为“赛诺菲Sanofi”文字商标，引证商标一、三“赛诺菲”“SANOFI”为非固有词汇，显著性较高。第三人申请注册与引证商标一、三中英文文字构成、呼叫完全相同的商标，已经构成对引证商标一、三的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“空气净化装置和机器”等商品均为日常生活中的常用商品，引证商标一、三赖以驰名的“人用药”“医药制剂”商品亦为相关公众在日常生活中的常见药品。第三人在“空气净化装置和机器”等商品上申请注册的诉争商标，不正当借用了原告在长期生产经营过程中建立起的商誉，有可能使原告利益受损。故诉争商标的申请注册已违反2014年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。

二、在案证据尚不足以认定诉争商标的申请注册已构成2014年商标法第四十四条第一款之“以其他不正当手段取得注册”情形。综上，北京知识产权法院判决撤销被诉裁定并重新作出裁定。一审判决作出后各方当事人均未提起上诉，该判决已发生法律效力。

重点评析

本案涉及一起商标权无效宣告请求行政案件中对“商标性使用”的认定问题。在原告商号和注册商标一致且原告的注册商标上未使用注册标记的情况下，判断是否构成“商标性使用”作为驰名商标认定的前提，对于认定诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第十三条第三款的规定有着决定性影响。我国商标法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从这一规定不难看出，商标的基本特征在于识别商品或者服务来源，使相关公众通过该标志识别不同商品或者服务的提供者，那么，商标权利人通过使用商标而实现商标权，通过对商标的使用来实现商标的识别功能，其中的“使用”行为即成为了实现商标功能的灵魂。从商标法对“商标性使用”的规定可以看出，我国立法明确了“区分识别功能”是商标性使用的前提，也就是说，某行为是否构成商标性使用行为，在于该行为是否能够使相关公众区分商品或者服务来源，即相关公众能否进行“认牌购物”。如果说“识别商品或者服务来源”是认定“商标性使用”的客观要件，那么，是否需要考虑主观要件呢？在安庆市佰联无油压缩机有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、菲亚特克莱斯勒汽车意大利控股股份公司商标权撤销复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院通过明确商标“撤三”制度中的商标使用认定标准对这一问题进行了阐述，特别是对主观要件进行了明确，这个判断标准亦可适用于其他商标案件。该判决认为，商标的商业使用必须具备两个条件：一个是主观上具有真实使用意图，二是客观上具有能够实现区分商品来源功能的使用行为。这一论述显示了该判决在认定商标性使用行为时结合主客观两方面情形进行了综合判断。在认定“商标性使用”的时候既要考虑到法律适用的规定和标准，又要结合案件具体情况，对商标使用者的主观意图进行分析，使商标性使用行为的认定更加完整。本文所探讨的“赛诺菲”一案中，被告认为原告提交的证据中显示的“赛诺菲”“SANOFI”标志均未使用注册标记，可见，“赛诺菲”“SANOFI”仅作为商号使用。然而需要明确的是，原告系一家知名药品企业，相较于一般消费品而言，药品行业具有一定特殊性，其商标的使用方式也有别于其他行业，且由于政府监管及法律法规的强制性规定，其产品的销售和宣传方式亦有所不同。那么，在此情况下，能否仅因没有使用注册商标标记，即可以认定其是商号的使用而非商标性使用呢？笔者认为，首先，标注注册标记与否不应作为判断其是否属于商标性使用的必要条件。1993年商标法第七条规定，“注册商标应当标明‘注册商标’或者注册标记。”对此，其后修改的商标法已经将这一条修改为“商标注册人有权标明‘注册商标’或者注册标记”。这一修改意味着，是否标注注册标记已成为商标注册人的权利而非强制性义务。权利人可以自主选择是否标注注册标记，而不能仅因未加注注册标记而否认该标识作为“商标性使用”的状态。

其次，在“商标性使用”的认定上，必须回到主观要件和客观要件两方面中去具体考量。客观上，是否作为“商标性使用”应当依据其是否具有商标属性，即是否具有区分商品或服务来源的作用进行认定。本案原告在药品上均突出使用了“赛诺菲”“SANOFI”，其在产品包装上使用已注册商标的方式为：在产品包装的正反面使用本案引证商标“赛诺菲”“SANOFI”，同时在包装正面使用“波立维”“可达龙”“克赛”等药品名称，均未标注注册商标标志“®”，产品包装上另外显示有生产企业、分装企业等信息。在其广告、药品介绍中亦采用同样的使用方式。可见，虽未标注注册标记，但此种使用方式已可使相关公众将该药品来源识别为“赛诺菲”，且将“赛诺菲”“SANOFI”标志与原告之间建立起紧密联系。主观上，原告出于使用目的在产品包装以及相关广告宣传中均突出使用“赛诺菲”“SANOFI”标志，该行为能够推定其具有使用意图。因此，在主客观要件均具备的情况下，应当认定该使用为“商标性使用”。

最后，在判断是否属于“商标性使用”时，应结合个案情况进行认定。本案中，应充分考虑药品标识使用方式的特殊性。在药品行业，制药企业往往会研发和生产多种类型的药品，帮助治疗不同类型的疾病。因此，一个制药企业旗下常拥有众多商标。为更好地区分商品来源，制药企业在每个药品商品上除使用上述商标（即子商标）外，同时会将其公司商号作为主商标使用，这种使用方式已经成为制药企业的商业惯例。由此可以看出，不论是药品的子商标还是主商标，其目的均是为起到识别商品来源的作用，不能因为主商标具有商号属性即否认其商标属性，亦不能因为其同时使用了子商标即否认主商标的商标功能。本案原告将公司商号和药品商品名称注册为商标并在商品上共同使用的行为，符合商业惯例。通过“是否具有使用意图”以及“是否能够识别商品或服务来源”主客观两个方面认定是否属于“商标性使用”，在此前非常知名的“非诚勿扰”案件中亦有所体现。该案件再审判决书在认定被告构成商标性使用行为时，对这一条件作了详细的分析，再审判决书认为，判断“非诚勿扰”标识是否属于商标性使用，关键在于涉诉标识的使用是否为了指示相关商品、服务的来源，并起到使相关公众区分不同商品和服务的提供者的作用，并根据江苏电视台在电视、官网、广告等商业活动中反复、多次、大量使用“非常勿扰”标识，使该标志具备了区分商品、服务的功能，同时，江苏电视台曾就“非诚勿扰”标识请求过商标授权，体现出江苏电视台谋求商标识别目的的主观愿望，因此认定江苏电视台对涉诉标识的使用行为系商标性使用行为。

小结

设立注册商标专用权制度的立法目的在于鼓励注册商标的使用，从而激活商标资源。因此，商标的使用成为了商标制度中的灵魂，实践中，是否属于“商标性使用”，虽商标侵权案件对此多有涉及，然而，随着司法实践的发展变化以及商标行政案件的大量增加，这一问题在商标行政案件中亦不断出现。无论何种类型的案件，“商标性使用”认定的核心仍在于主客观两个方面，“真实的使用意图”以及“发挥区分商品或服务来源的作用”是这一问题的根本。本文从一个涉药品行业的商标行政案件出发，探析了“商标性使用”的认定标准，以期对类似问题有一定借鉴意义。