编者按:2014年5月10日,习近平总书记在中铁工程装备集团有限公司视察时作出了“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要指示,为我国商标品牌建设明确了工作方向和根本遵循。十年来,我国商标品牌建设工作取得了前所未有的成就,部分自主品牌从跟跑者成长为并跑者、领跑者,为我国经济高质量发展做出了突出贡献。时值“三个转变”重要指示提出十周年之际,我刊特推出“知名商标品牌”专栏,与大家共同探讨十年来我国商标品牌建设工作的理论与实践成就,交流分享商标品牌创造、运用、保护、管理和服务等方面的典型范例和成功经验,为中国品牌进一步走向世界建言献策。
根据管理学领域的主流观点,品牌延伸是指将已有品牌应用于其他产品类别上的品牌营销策略,是一种利用既有品牌知名度和形象进入新市场的方法。通过品牌名称的杠杆作用,降低将产品引入新市场的风险[1]。品牌延伸概念最早起源于20世纪80年代的美国,与同世纪70年代广告宣传成本的剧增密切相关。20世纪90年代,该概念以市场实践的形式被引入我国,与之相关的理论亦在我国得到迅速发展与创新[2]。时至今日,品牌延伸概念已在管理学领域发展出了较为成熟的理论体系和研究方式,但在法学领域却仍然是一个较新的议题。基于此,本文从品牌延伸视角出发,探讨商标法框架下知名品牌在市场发展中的品牌延伸问题。
品牌延伸并不属于法律概念,因而其首先需要通过语境的转化才能体现为具体的法律问题。追根溯源,品牌延伸的本质是商誉的延伸[3],是通过情感迁移等消费者心理机制[4]实现的无形资产的价值转换、积累与增值[5]。这样,商标法语境下所要探讨问题则为:是否可以对由基础商标转移至新商标上的商誉提供直接的商标权保护及其保护条件。在此,我们将其概称为“商标的商誉延伸”问题。按商标所处阶段的分类可分为:注册、确权阶段和在权利行使阶段的新问题,例如,商标知名度在近似判断和商品类似判断中的作用等传统问题。新问题暂时没有能够直接适用的法律规范,必须对其进一步转化与拆分,才能在现有的法律框架下得到间接的解决。以“商标延伸注册”为例,除了北京市高级人民法院在2014年出台的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第8条[6]为延伸注册问题提供了相应的指引外,我国再无其他规范性文件对此问题进行过直接的指引和规定,而北京市高级人民法院2019年版的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》对该条规定进行了删除。显然,品牌延伸中商标的商誉延伸问题在现有的法律框架下并不能通过直接适用针对性的法条予以解决。这种法律适用难题主要是由以下几点原因造成的: 第一,权利界限的模糊性。商标权作为一种无形财产权,其权利界限本身就存在一定的模糊性,需要法律制度来对其边界进行明晰,并通过商标显著性和知名度等要素的衡量,在个案具体确定某一商标权的保护范围。而品牌延伸是一个动态的过程,这种动态性既体现在品牌延伸是一个涵盖了品牌联想识别、相关产品识别、最佳方案选择与新产品开发[7]等多环节、多流程的企业管理行为,同时也体现在与市场和消费者的相互影响与互动中。这种动态性产生了更进一步的模糊性:我们无法确认和保证当一个品牌延伸至一个新商品上时,原商标上的商誉必然能随之发生法律意义上的迁移和转化,并且缺乏对该问题的统一可操作的衡量标准,尤其是在品牌延伸战略实施的不同阶段中,反而有可能因发生“自我淡化”现象而导致显著性和知名度降低,从而侵损原商标的保护范围。因而品牌延伸无法作为或转化成为一个法律概念,对有关商标权的法律推理提供相应的逻辑支点。 第二,跨学科研究范式的差异性。不同学科对品牌延伸的理解和研究方法存在显著差异。从管理学到法学领域、从管理学问题到法学问题,品牌延伸的研究范式、范畴、路径都发生转变,导致两侧理论衔接上的不对称。管理学研究通常关注品牌延伸的市场策略和消费者行为,通过定量和定性分析模型来评估品牌延伸的成功与否。而法学研究则更关注商标权的界定、保护及其法律后果,需要通过法律解释、案例分析和实际法条的适用来规范和引导品牌延伸行为。以术语的使用为例,管理学领域经典理论认为,在品牌延伸中“感知契合度”这一因素起着关键性的作用[8],而“感知契合度”这一因素在商标法领域只有转变为商标标识的“近似性”和商品类别的“类似性”才能表达和体现在法律实务和法律研究中。而这导致了管理学领域内有关品牌延伸问题既有的丰富研究成果难以被直接适用到法学研究中,从而对市场与制度之间的衔接提出进一步的挑战。 第三,法律干涉与市场自由竞争的平衡。法律在对品牌延伸进行保护时不能过度干涉市场的自由竞争,对新商标的商誉的保护应当是结果性的,而非对商誉形成的过程进行预测式的保护,使法律保护异化成为一种“护送”,从而阻碍市场公平、自由的发展,并影响市场的自我调节功能。因此,在现有研究背景下,法律制度很难对品牌延伸中商标的商誉延伸问题提供针对性的和直接的法律保护,而是需要“具体问题具体分析”,针对该领域中具体的法律风险提供现有的法律解决对策。 二、品牌延伸视角下知名品牌的法律风险及应对策略 风险识别是风险管理的基础和起点。在品牌延伸战略实施的过程中,商标注册、运营和保护阶段都存在各种法律风险。本部分将逐一阐述品牌延伸战略在各阶段所面临的法律风险,并针对相应的风险提供应对策略。 一、注册阶段法律风险及应对策略 1.恶意抢注的规制困境以及商标延伸注册的适用难题 在明确了产品项目后,企业倘若想要获得完整的商标权法律保护,其首先需要对新的商标进行注册,而这就可能面临与现有权利相冲突的问题。一般情况下,这种冲突主要指的是与在先商标权的冲突。一方面,企业可能遭到恶意抢注,如“微信”商标就遭到过多次多类别上的抢注,为腾讯公司后续的商标布局工作造成了许多障碍;另一方面,更为棘手的是,企业还可能遇到在先合法权利障碍。在这种情况下,企业无法通过异议、无效申请等手段对在先商标进行清除,只能转而考虑共存、收购或其他间接方式消除障碍。如之前的“鸿蒙”案[9],华为在2019年对第38307327号“鸿蒙”商标申请注册时发现,已有其他两家公司在先注册了近似商标,且注册时间分别为2010年和2011年,因而并不存在恶意抢注的情形。在历经了漫长的驳回、驳回复审、民事一审、民事二审程序后,第38307327号“鸿蒙”商标最终仍然被驳回。 在面临在先合法权利障碍的情形中,曾经有申请人通过主张“商标延伸注册”,在商标驳回案件中为其商标的注册提供合理性依据并得到了法院的支持,如“同济堂”案[10]。但是笔者根据对近六年公开案例的检索发现,在2019年至2024年[11]最高人民法院和北京市高级人民法院审理的共计740件行政案件中,法院均未支持申请人的商标延伸申请,其中不乏许多知名品牌的申请,如“苹果”[12]“小米”[13]“华为”[14]“蒙牛”[15]等。法院反驳的理由主要有:第一,基础商标的知名度证据不足或不足以使诉争商标克服在先权利障碍;第二,基础商标与诉争商标的商标标识或类别存在一定程度的差异性;第三,基础商标未能与申请人或诉争商标建立起唯一或稳定的对应关系;第四,诉争商标的注册不应破坏已经形成的商标秩序;第五,缺乏对引证商标进行充分举证和辩论的情况,知名度证据的考量将有违程序正义。相应的代表案例见表1。据此,基本可以判断,商标延伸注册这一主张在实践中几乎不会得到法院的认可和支持。 2.企业在注册阶段的应对策略 在注册阶段,企业既要防止恶意抢注,又要避免因未及时注册而导致商标符号被他人在先合法占有。因而从策略上看,企业所要做好的核心工作就是商标的体系化布局工作。整体而言,品牌可以考虑从纵向分层、横向防御、动态补充三个角度进行商标的布局优化。 第一,识别品牌潜在市场,进行商标的纵向布局。首先,企业应当及时做好核心商标或主商标的注册。其次,企业应当根据自身的品牌联想、品牌战略等因素有针对性地进行储备商标或副商标的注册。一方面,成功的品牌延伸依赖于品牌联想的清晰识别[16],企业可以根据自身的品牌联想和品牌定位明确自己的潜在延伸市场,提前进行商标布局;另一方面,品牌战略的选择也会对企业未来的品牌延伸策略产生影响。比如在多品牌战略和单一品牌战略下,企业在品牌延伸时的各方面选择和风险皆有所不同,需要根据自身特定的情况进行合理规划。 第二,利用商标权的消极权能做好商标的横向防御。通过防御商标的注册,对企业具有高价值的核心商标进行保护,防止竞争对手进行恶意抢注,造成不良影响。 第三,及时进行商标的动态补充。商标注册后的市场环境和竞争态势是动态变化的,企业的竞争策略也是需要根据市场的具体情况应时而变的。因此,应当及时根据企业自身的业务发展需求进行相应商标的补充,在新产品上市前做好相应商标的注册工作,避免在新品公开和曝光后的同一时间遭到抢注。 二、运营阶段法律风险及应对策略 在运营阶段,一方面,商标的使用需要在法律的规范和监督下合规运行,注册商标与未注册商标存在各自不同的合规风险;另一方面,如今市场上的“搭便车”现象依旧屡见不鲜,并且随着电商平台尤其是跨境电商平台的发展进一步扩大了侵权范围和维权难度。在此意义上,无论注册商标还是非注册商标均要面临侵权仿冒的风险,但是因为二者法律地位上的不同,其所面临的具体法律风险亦有所不同。 1.未注册商标 对于未注册商标而言,其在使用过程中最大的法律隐患在于,在运营过程中的广告宣传、商品销售等商标性使用中,极有可能面临侵犯他人在先商标权的风险。而对于知名品牌的未注册商标,则更有可能因关注度较高而被监控和监督。我国商标法遵循先申请原则,在符号资源越来越稀缺的市场环境下,未注册商标的使用极有可能落到在先商标权人的商标权保护范围中,面临诉讼风险。一方面,在对方不存在权利瑕疵的情况下,企业极容易面临败诉风险,承担高额赔偿,并被迫停止使用该商标,严重影响企业的市场份额、品牌声誉以及后续的市场运营策略的实施。纵然企业可以尝试主张“在先使用”进行抗辩,但是从结构上看,这仅仅是一种抗辩权而非对商标的完整的控制权。企业对商标的使用不但要被限制在原有范围内,还有可能被要求附加一定的区别标识。另一方面,即便对方存在权利瑕疵,企业可以尝试通过撤销、异议、无效宣告程序来消除该商标,但漫长且繁复的调查、举证以及启动相应程序的时间及费用都将给企业带来巨大的成本损失与消耗。 除此之外,未注册商标因其法律地位较弱,在维权时亦将面临更大的困难。首先,知名品牌的未注册商标极易遭到抢注,而只要一经申请,基于先申请原则,即便该商标处于审查阶段未获注册,也会对在后的商标造成障碍,并且为企业的维权工作带来困难。如“招联”商标案中,恶意抢注者的注册申请与招商银行和中国联通召开的新品发布会仅相差一天,导致真正权利人在申请商标注册时,必须先将该恶意商标进行清除方可注册。其次,未注册商标在遭到侵权时往往要承担更重的举证义务,其需要提供大量的实际使用证据,如广告、销售记录和市场推广资料等,以证明自己的在先使用情况。而品牌延伸本就是品牌针对新产品、进入新市场的战略,其所能够形成的证据极为有限,难以按传统方式在市场份额、销售时间、销售记录、推广时间等方面提供支撑其有关使用情况的证明。再次,在缺乏商标注册证明的情况下,品牌所能够使用的维权手段极为有限,难以通过向市场监督管理局举报投诉、海关保护等手段打击仿冒者。即便企业可以尝试通过驰名商标的跨类保护来为品牌延伸初期的商标提供法律保护,但是由于驰名商标的认定和跨类保护的覆盖范围均受到较大限制,因而亦无法对新商标提供完善的间接保护。 2.已注册商标 对于已注册商标,则可能首先面临因商标不规范使用而带来的法律风险。知名品牌的商标往往出于提高品牌吸引力、创新度或者防御等目的而对其商标标识进行多样化设计,这是品牌策略的一部分,但却为商标的不规范使用留下了隐患。其一,不规范使用商标,如随意改变商标的文字、图形、颜色设计,或超出注册类别范围使用,将可能导致商标被撤销或失效。其二,商标使用必须保持连续性,若商标在法定期限内连续三年以上未使用,可能面临被撤销风险。其三,企业在品牌运营过程中,常常会涉及商标的对外许可和授权,包括加盟、品牌联名、品牌赞助等情形,若被许可人或被授权人未按照规范使用商标,也可能会为企业的商标带来上述法律风险。若审核监督不当,企业甚至可能面临侵犯他人商标权的风险。 同时,即便注册商标在权利内容的意义上能够得到更完整的法律保护,其仍然要面临诸多侵权风险以及知名度发展滞后的举证难题。商标的保护范围受到其知名度的影响,而商标的知名度建立在商标的使用上。但是如前所述,品牌延伸是品牌进入新市场的策略,这就意味着品牌在延伸策略实施初期难以积累和提供足够多的使用证据,也难以为其知名度提供相应的证明。即便能够通过经验和理论预测品牌延伸的成功概率,其也无法作为具有法律意义的论据。这就导致:其一,商标在阻挡后续商标恶意注册行为时的能力较弱。根据《商标审查审理指南》,商标的近似判断需要考虑商标符号的近似性、显著性和知名度。知名度的考虑以争议商标的申请时间为节点,如恶意注册的申请发生在品牌延伸初期,在符号本身的近似性存在模糊时,相应商标在该时间节点的知名度很有可能难以辐射阻挡该恶意商标的注册,而其在后的知名度亦无法回溯至该节点提供保护。其二,在司法保护阶段,如果是注册商标之间的冲突,则需要先通过行政程序解决[17],而这又涉及前述有关阻挡恶意注册的能力问题,间接导致在司法保护中商标保护范围的限缩。 3.企业的应对策略 第一,重视商标档案管理,提高企业的证据能力。企业可以根据商标使用者的不同将档案分为内部和外部两大类,并遵循真实、完整、准确的原则对商标档案进行收集和管理。一方面,通过商标监控工作做好外部档案的收集与管理。首先,定期关注商标局的商标公示等信息,对抢注行为进行第一时间的排查和了解,从而及时通过异议等程序消除潜在危害。其次,对商标侵权行为进行监控并做好相关证据的收集工作。线上通过关注淘宝等主流电商平台的商品销售情况,线下通过主要销售渠道的定期走访等方法,实施线上线下的全面监控,一旦发现侵权,及时对相关证据进行固定和收集,从而为后续的维权行动提供支持。另一方面,对品牌自身商标的相关法律文件和有关商标使用的相关资料进行收集和整理。首先,注意对商标注册证明、授权文件等具有法律效力的文件按照形成时间的顺序以及来源主体进行分类和收集,并做好电子备案和保存工作。其次,对涉及商标使用的相关文件进行收集和分类管理,包括销售类证据、广告宣传类证据、荣誉类证据等,便于在商标行政及司法案件中为商标真实使用情况及知名度情况提供证明。 第二,在知识产权双轨制保护制度框架下,合理选择不同的手段对品牌提供更完善的保护。行政手段主要通过市场监管部门和知识产权管理部门等进行,能够更加迅速地制止侵权行为,并在一定程度上降低企业的维权成本。然而,在面临较为复杂的争议时,行政手段可能难以提供更彻底的解决方案。相比之下,司法手段在解决复杂争议方面更为有效,并且,法律裁判具有终裁效力,但是企业亦需要面临较为复杂的举证质证等环节,并需要承担更高的维权成本。企业可以结合两者的优势,明确自身的维权需求和目标维权效果,灵活运用多样化的救济策略,提高维权效率,为品牌运营策略保驾护航。