要旨：《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”规定（简称“以其他不正当手段取得注册”条款）的适用要件虽在司法实践中已有一定程度的共识，但在规制主体、所侵害的权益性质、适用例外、与《商标法》其他条款的适用选择等方面仍存有不少争议。本文试对其中若干争议问题进行分析，以为“以其他不正当手段取得注册”条款适用提供参考。
一、案情
第20101992号“阿瓦隆”文字商标（下称诉争商标）由济宁佳煌文化发展有限公司（下称佳煌公司）于2016年5月26日申请注册，核定使用在第28类“游戏机；木偶”等商品上，专用期限至2027年7月13日。
2023年3月22日，〔2022〕第78965号《关于第20101992号“阿瓦隆”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定）认定，佳煌公司在第28类商品上注册有“骆驼大赛”“奥丁的盛会”“奥丁的盛宴”等多件与他人桌游名称相同或近似的71件商标。其中，“奥丁的盛会”“奥丁的盛宴”商标分别经国家知识产权局以构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形为由予以无效宣告。据此，诉争商标的注册已违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定，应予无效宣告。国家知识产权局依照2013年《商标法》第四十四条第一款，2019年《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，裁定：诉争商标予以无效宣告。
佳煌公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。
二、审判
北京知识产权法院查明：（2020）京73行初2706号判决（下称第2706号判决）认定，佳煌公司利害关系人早于烟台百游文化传媒有限公司（下称百游公司）关联主体在淘宝平台中销售“抵抗组织新版《阿瓦隆》中文版”。因此，佳煌公司的证据可以证明其先于百游公司及其利害关系人使用诉争商标。故该案认定，诉争商标的申请注册不构成2013年《商标法》第十五条第二款规定的情形。
北京知识产权法院认为：本案中，第2706号判决已经认定佳煌公司使用“阿瓦隆”商标的时间早于百游公司。虽然佳煌公司申请注册的部分商标被宣告无效，但本案证据无法证明诉争商标存在以其他不正当手段取得注册的情形，且当事人对于诉争商标实际投入商业使用不持异议，故诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。国家知识产权局对此认定有误。综上，被诉裁定主要证据不足，适用法律错误，应予撤销。[1]
百游公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院另查明下述事实：1.诉争商标于2016年5月26日由济宁欣颐商贸有限公司（下称欣颐商贸公司）申请注册，于2018年7月6日经核准转让至佳煌公司。2.2018年1月23日前，佳煌公司法定代表人林彬彬系欣颐商贸公司法定代表人。3.2014年至2020年期间，除诉争商标外，欣颐商贸公司在第28类“游戏棋牌器具；纸牌”等商品上另注册有“冒险召唤”“谁是牛头王”“马尼拉”“步步围营”“抵抗组织”“冷战热斗”等9件商标。4.《谁是牛头王》《步步为营》均系20世纪90年代即在德国等地推出的桌游；《抵抗组织》系《阿瓦隆》游戏的前身，于2009年发布，2012年《抵抗组织·阿瓦隆》游戏发布；《冷战热斗》游戏于2009年推出。
北京市高级人民法院认为，本案中，考虑到以下因素：1.诉争商标原申请人欣颐商贸公司申请了多件与他人在先知名桌游名称相同或近似的商标；2.诉争商标标志与在先推出并具有一定知名度的“阿瓦隆”游戏名称完全一致；3.在诉争商标申请之时，诉争商标原申请人与佳煌公司的法定代表人同一；4.佳煌公司在第28类商品上注册有71件商标，其中包括“骆驼大赛”“奥丁的盛会”“奥丁的盛宴”等多件与他人桌游名称相同或近似的商标；5.佳煌公司关联主体早于百游文化公司销售“阿瓦隆”相关游戏并非判断诉争商标的申请注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款规定应予考虑的因素。综上，诉争商标的申请注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。北京市高级人民法院判决：1.撤销一审判决；2.驳回佳煌公司的诉讼请求。[2]
三、重点评析
“以其他不正当手段取得注册”条款的诸多适用困惑，需溯及《商标法》第四十四条第一款的立法沿革和立法意愿，并在实践检视的基础上进行深入讨论。鉴于过往已有学者对此进行较为详尽的梳理和分析，加之篇幅所限，本文仅选取近三年来该条款适用过程中争议相对集中的四个问题进行具体分析。
（一）诉争商标转让情形下“以其他不正当手段取得注册”条款所规制的主体范围“
以其他不正当手段取得注册”条款规制的是诉争商标取得注册的行为，因此，认定诉争商标是否属于该条规制情形，应以诉争商标取得注册时的事实状态作为判断依据。由此，在认定其所规制的主体范围时，原则应以诉争商标的原申请人作为考察对象。例如，在“探路者及图”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院依法调取了诉争商标原申请人彭某林的商标注册申请材料，彭某林名下无其他“探险者”商标或其他商标。在此基础上，即便诉争商标受让人野营者公司先后在多个商品或服务上申请了100余件“探险者”或与其近似的商标，在无证据证明彭某林与野营者公司之间存在其他关联关系，且野营者公司对其名下商标进行了实际使用的情形下，法院认定，诉争商标的注册未构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，维持了诉争商标的注册。[3]
当诉争商标原申请人与受让人之间存在相当程度的关联关系，且受让人受让诉争商标后，持续或集中于某一期间内，申请注册与他人知名度较高的商标相同或近似的商标，则此种情形下，一般应将原申请人和受让人的申请注册行为一并考量。本案中，诉争商标原申请人欣颐商贸公司在诉争商标申请之时，其与佳煌公司的法定代表人同一，二者存在关联关系。此种情形下，结合欣颐商贸公司申请了包括诉争商标在内的9件与他人在先知名桌游名称相同或近似的商标，佳煌公司受让诉争商标后在第28类商品上注册有“骆驼大赛”“奥丁的盛会”“奥丁的盛宴”等多件与他人桌游名称相同或近似的71件商标等因素，法院认定，诉争商标的申请违反“以其他不正当手段取得注册”条款。
（二）“以其他不正当手段取得注册”条款在损害公共利益与特定民事权益之间的平衡适用
《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”这一规定属于所有撤销事由的兜底条款或侵犯私权外的撤销事由兜底条款历来存有争议。[4]最高人民法院通过相关司法解释对此予以了澄清，从《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条以及2017年3月1日起施行的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条的文义看[5]，其将“其他不正当手段”作为《商标法》第四十四条第一款绝对事由中的兜底条款，而非注册商标无效的兜底条款。[6]既是《商标法》第四十四条第一款绝对事由的兜底条款，则适用“以其他不正当手段取得注册”条款时，原则上应考虑商标的注册是否侵害公共利益而非特定民事主体的私权益。
在具体案件的适用中，并非诉争商标的注册涉及特定民事主体私权益，该主体即不能主张适用“以其他不正当手段取得注册”条款。当诉争商标申请人的申请注册行为既侵害了特定民事主体的私权益，也损害了公共利益，可以认定属于该条款所指情形。在“宾利凯乐庄园”商标权无效宣告行政纠纷一案中，法院认为，东方明日公司申请注册200余件商标，其中90余件商标与宾利汽车公司的商标高度近似，还有部分商标与知名葡萄酒品牌和运动员姓名近似，前述行为具有明显的复制、抄袭他人知名商标的主观故意，不正当占用了公共资源，违反公序良俗原则；并进而认定，东方明日公司大规模的注册行为超出了实际生产经营的需要，扰乱了商标注册管理秩序，违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。[7]
关于诉争商标申请人仅申请注册与特定主体商标或品牌相同或近似的商标的情形是否可以适用“以其他不正当手段”条款的问题，实践中争议较大。有观点认为，此种情况属于仅侵害特定民事主体私权益的情形，应适用相对事由条款对诉争商标提出无效宣告申请，否则将不当扩大《商标法》第四十四条第一款的适用范围，也与该条款的立法精神和原意不符。[8]对此，本文基于如下两点考虑，认为此种情形可以适用“以其他不正当手段取得注册”条款：第一，从行为本质看，当他人品牌或商标的知名度较高甚至达到众所周知的程度，但申请人仍在多个商品或服务类别上抢注与之相同或近似的商标，可以推定其一般存在攀附他人品牌或限制对手竞争或以销售商标为目的，牟取不正当利益的情形。此种情形下，申请人的行为本身已偏离商标注册的目的，属于干扰商标注册秩序的行为。第二，从实际效果看，如对此种明显存在不正当性的申请注册行为，仍要求在先权利人适用相对事由条款提出主张，其可能因相对事由条款的适用要件和审查标准而未能获得支持，或虽可以获得支持，但需要付出过重的维权成本。从此角度，如不允许此种情形下适用“以其他不正当手段取得注册”条款对诉争商标申请人的申请注册行为进行整体打击，无疑既是对行政资源、司法资源的浪费，也是对恶意抢注行为的纵容，此亦难谓非对公共利益的损害。
事实上，北京市高级人民法院2019年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（下称《审理指南》）第17.3条中关于“针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的”，属于“申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似”的情形之一的规定，亦阐明了上述观点；司法实践中的相关案例也表明了相同观点。
此外，值得注意的是，此处的“多件商标”并非一定要求注册的商标数量达到“规模性”程度，具体数量需结合被抢注品牌或商标的知名度、被抢注商标蕴含的特殊含义、诉争商标申请人的其他恶意表现等进行综合认定。例如，在“eviansolar”商标权无效宣告行政纠纷一案中，春风公司虽仅注册了5件商标，但法院结合依云公司“依云”商标在矿泉水商品上的较高知名度，春风公司注册的商标均为“依云”“evian”或包含“依云”“evian”的“依云净水”“evianwater”等商标，春风公司注册的商品类别为“供水设备；水净化设备和机器”等与矿泉水相关联的商品，且在案证据未证明春风公司对上述商标进行了使用等因素，认定诉争商标的申请注册违反了“以其他不正当手段取得注册”条款。[9]在“一得阁”商标权无效宣告行政纠纷一案中，法院认为，鉴于一得阁文化公司曾获授权取得“一得阁”字号的使用权，故其应当知晓一得阁墨业公司及其产品和商标的注册使用情况。而一得阁文化公司在第35类、第36类以及第42类服务上共注册了10余件“一得阁”或“一得阁及图”商标，且标志与一得阁墨业公司的商标完全相同，可见其主观恶意明显。另外，一得阁墨汁制作技艺曾被评为国家级非物质文化遗产代表性项目，表明一得阁墨汁制作技艺既是以非物质形态存在的、世代相承的传统文化，又是一种以人为核心的技艺、经验、精神的文化遗产，这种“非遗”属性所代表一得阁墨汁的文化内涵和精神价值与社会公众的利益密切相关。可见，诉争商标的注册不仅损害了特定民事权益，更是对公共利益的损害。[10]
（三）“以其他不正当手段取得注册”条款的适用例外
《审理指南》第17.4条规定，诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以构成“其他不正当手段”具体情形的例外。但需要注意的是，在适用上述规定认定构成“其他不正当手段”的例外时，应严格把握适用要件，既要同时满足注册时间、使用意图和使用行为的要件，也要考虑诉争商标使用规模、经使用后形成的知名度、诉争商标申请人名下除诉争商标之外的其他商标是否进行了实际使用、诉争商标申请人所属行业的性质，以及在案其他证据是否显示商标申请人具有明显的恶意抢注情节。[11]
本案中，虽百游公司亦对佳煌公司对诉争商标进行了实际使用这一事实不持异议，但考虑到诉争商标申请注册时的主观恶意程度、诉争商标使用的范围和规模，法院依然认定诉争商标的使用事实不足以推翻其注册手段的不正当性。在涉三七互娱公司商标权无效宣告行政纠纷系列案件中，法院根据三七互娱公司及其网游平台用户的规模、其所获得的网游游戏版号与诉争商标标志的对应性、实际投入运营的网络游戏情况，认为三七互娱公司申请的3000余件商标主要对应其公司字号或主营业务、代理或提出的游戏中的IP名称、获得版号的游戏名称、与之存在合作的游戏名称，并考虑到网络游戏行业衍生产品或服务类型的逐渐多样化这一客观情形，进而认定三七互娱公司申请注册诉争商标具有真实使用意图，且与其推出的相关网络游戏具有较大关联性，系其运营所需，未构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。[12]
（四）“以其他不正当手段取得注册”条款与其他条款的适用选择
1.与“不以使用为目的的恶意商标注册申请”条款的选择适用
从文义解释的角度，“以其他不正当手段取得注册”条款适用的对象为“已经注册的商标”。在2019年《商标法》修改之前，商标评审机构基于法律适用的统一性，对该条款的适用范围进行了一定的扩张。在“清样”商标异议复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院认为，尽管《商标法》第四十四条第一款规定不能直接适用于商标异议程序，但因其立法精神在于贯彻公序良俗，维护良好的商标注册秩序，营造良好的商标市场环境，该项规定的立法精神应贯穿于商标授权及撤销程序的始终，故商标异议程序中可以参照前述规定。[13]
在2019年《商标法》第四条新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定（下称“不以使用为目的的恶意商标注册申请”条款），2019年《商标法》第四十四条第一款的绝对事由新增“第四条”后，在对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”条款与“以其他不正当手段取得注册”条款二者进行选择适用时，可进行如下考虑：《商标法》第四十四条第一款与第四条均系规制恶意申请注册商标的规定，其在立法目的上存在一定程度上的同一性。而结合《商标法》第四十四条第一款之文义，《商标法》第四条系对商标进行无效宣告的绝对理由之一，因此，在相关案件已经适用《商标法》第四条规制诉争商标的申请注册之情形下，不应再适用《商标法》第四十四条第一款规定。
2.与驰名条款的适用选择
根据《审理指南》第17.5条规定，在对诉争商标不予注册或无效宣告时，《商标法》其他条款应优先于第四十四条第一款适用。由于驰名条款的“强保护”效力，其适用遵循按需认定的原则。因此，当可以适用其他条款对诉争商标无效宣告的，一般不再适用驰名条款。基于此，当个案中“以其他不正当手段取得注册”与驰名商标认定同时存在时，存在认定构成“其他不正当手段”还是按需认定构成驰名商标的适用争议。
对此，结合两个层面进行分析，第一，从商标法规范体系看，“以其他不正当手段取得注册”条款是《商标法》第四十四条第一款绝对事由中的兜底条款；而驰名条款属于基于相对事由提出主张的条款。因此，在适用逻辑上后者应优先适用。第二，从适用效果看，“以其他不正当手段取得注册”条款的适用除对诉争商标直接宣告无效外，还具有较强的“无效辐射”效应，可为他人针对前案适用该条款时明确列举或虽未明确列举但将其计算入申请人不当申请的商标数量的商标提出无效宣告请求提供了具有事实约束力的依据。而驰名条款即便在前案中认定了驰名商标，但在后案中仍需个案认定是否构成驰名，故相较于前者其对申请人的影响较为有限。因此，从司法谦抑的角度，驰名条款的适用亦应优先。在“士力架”商标权无效宣告行政纠纷、“南方捷豹”商标权无效宣告行政纠纷等案件中，法院均优先适用《商标法》第十三条第三款规定对诉争商标予以无效，对《商标法》第四十四条第一款不再适用。[14]
