随着全球经济一体化及跨境电商的迅猛发展，在本国有一定影响的品牌，如果没有及时在其他国家进行商标布局，很容易遭遇抢注，不仅阻碍品牌方在目标国市场开展经营，甚至还可能反遭抢注方的恶意维权。被抢注方的反击策略通常会考虑提起商标无效宣告或者三年不使用撤销申请的行政程序。但由于商标无效和“撤三”的行政程序历时较长，无法克服品牌方面临的紧迫的被诉侵权风险。笔者建议，品牌方在启动行政程序打击恶意抢注商标的同时，还应在民事诉讼程序中积极有效抗辩和依据在先权利主动出击。本文结合我国的相关司法判例，就商标被恶意抢注后的民事维权策略进行分析探讨。
一、进行有效的不侵权抗辩
（一）依据“在先使用”抗辩不构成侵权
我国《商标法》第五十九条第三款规定:“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”因此，如果品牌方商标在抢注商标申请日前已经在中国使用，并具有一定影响，则可以根据上述法律规定予以不侵权抗辩。
在和汇公司与王某确认不侵权案[1]中，王某依据抢注的”“商标对和汇公司发送警告函并对和汇公司淘宝店铺进行侵权投诉。和汇公司在收到警告函且其被控侵权商品网上销售受到实际影响长达近8个月之后向法院提起了不侵权之诉，并提交了在先使用证据。法院认为，和汇公司将“坦克头盔”“Tanked Racing坦克”在产品上及宣传中的使用，已具有商标标识作用。经过大量、连续宣传，从公众的呼叫和经销商的使用看，“坦克”与“Tanked”已形成基本对应关系，并与“Tanked Racing”形成了共同的指向。从其使用广度及赞助、宣传力度看，已经产生一定影响。故和汇公司关于其在先使用商标并已经具有一定影响的主张成立，其在原有范围内的使用不构成商标侵权。
（二）以抢注方构成“权利滥用”抗辩不构成侵权
我国《民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”《商标法》第七条也规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”《民法典》第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”因此，被抢注人可以依据上述法律规定主张抢注人违反诚信原则，构成权利滥用，其恶意维权不应得到支持。
在王某诉歌力思公司商标侵权案[2]中，歌力思公司成立于1999年，在成立之初就在第25类服装等商品上注册了中文“歌力思”商标，于2008年在第18类皮包等商品上注册了英文“ELLASSAY”商标。但第18类的中文商标“歌力思”被自然人王某于2011年抢注。王某以抢注商标对歌力思公司提起商标侵权诉讼。法院认为，“歌力思”为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王某对歌力思字号及商标完全不了解的可能性较低。在此情形下，王某仍在手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标，其行为难谓正当。王某以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。
在广州指南针公司、中唯公司诉优衣库公司、迅销公司商标侵权案[3]中，二审法院认为，广州指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权牟取不正当利益之行为，依法不予保护。优衣库公司关于广州指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立，予以支持。
在“一品石”案[4]中，郑某将福库公司享有著作权的文字抢先注册在“烹调器具”等商品上，并依此向福库公司提起侵权诉讼。在该案中，法院认为，由于郑某及一品石公司取得及使用涉案商标权的行为系在侵犯福库公司合法在先著作权的基础上进行，该行为违反了诚实信用原则，不具有正当性，但其仍据此向福库公司提起商标侵权之诉，其诉讼行为构成权利滥用，其诉讼请求缺乏合法的权利基础，本院不予支持。
从上述司法判例可以看出，恶意抢注方抢注商标违反了诚实信用原则，其抢注商标不具有合法性，其恶意取得、行使商标权并主张他人侵权，利用司法程序企图获得不正当利益之行为，构成权利滥用，不应予以支持。因此，笔者建议，品牌方针对恶意维权，应依据上述法律规定收集抢注人恶意证据，以对方构成“权利滥用”进行不侵权抗辩。
二、依据在先权利主动出击
（一）依据在先著作权维权
上述的“一品石”[4]案中，由于抢注商标注册时间较早，在福库公司对其提出无效宣告申请时，该商标注册已经超过五年。因此，在无效宣告阶段，未能依据在先著作权无效掉该抢注商标。福库公司一方面依据诚信原则进行权利滥用的不侵权抗辩；另一方面，则主动出击对恶意抢注人提起著作权侵权的民事诉讼。最高人民法院审理认为，福库公司的文字构成著作权法保护的作品，郑某及其公司使用的“一品石”商标标志亦由书法文字造型构成，与福库公司“一品石”美术作品相似程度极高，已构成实质性相似。“一品石”美术作品源自朝鲜王朝著名书法家金正喜创立的“秋史体”，郑某选择使用这种极具朝鲜半岛历史文化特点的字体作为其商标标志，且其还曾于2008年申请注册过与韩国现代公司商标相近似且带有韩文的商标，因此，即使其本人未实际到过韩国，郑某也完全有可能接触到在韩国发表的“一品石”美术作品，具有与“一品石”美术作品接触可能性。因此，郑某使用标识构成对福库公司著作权的侵犯，判决郑某停止使用的侵权行为，并赔偿福库公司50万元。
该案的重要启示意义是，福库公司在无法通过行政程序无效掉恶意抢注商标的情况下，主动依据在先著作权进行民事维权，最终禁止抢注商标继续使用和恶意维权。
（二）依据在先姓名权维权
原“福建省晋江陈埭溪边日用品二厂”于2000年更名为“乔丹体育股份有限公司”（下称“乔丹体育公司”）。2007年，乔丹体育公司将美国篮球明星Michael Jordan的中文名字以及乔丹跳起投球的背影申请注册商标。
2012年，迈克尔·乔丹针对乔丹体育公司抢注的商标向商标局提起争议申请，同时也向法院提起侵犯姓名权的民事诉讼。历时八年，2020年12月30日，上海市第二中级人民法院下发判决[5]。法院认为，乔丹体育公司未经原告许可，在体育用品领域内，使用了与原告中文译名“乔丹”完全一致的文字作为其商号的重要组成部分，并将“乔丹”单独地或者与打篮球人形象结合、与数字“23”相结合分别注册或受让了商标，并利用有线电视网络、名人代言、互联网、报纸、杂志及户外展板进行“乔丹”品牌的商业推广，专卖店覆盖全国。乔丹体育公司系在明知原告知名度的情况下，擅自进行商标注册，故其在商业活动中长期使用“乔丹”，并放任相关公众误认的行为具有明显的侵害原告姓名权的故意。虽然，乔丹体育公司的“乔丹”商标已依照《中华人民共和国商标法》的规定注册，其中部分“乔丹”商标也过了五年的争议期，成为不可撤销的商标，但商标权的行使仍然应当以不侵害原告的人格权为限，否则并不当然免除乔丹体育公司的民事侵权责任。据此，法院认定，乔丹体育公司的行为构成了对原告姓名权的侵害，判决赔偿30万元。
此外，该案判决：“被告乔丹体育股份有限公司停止使用涉及‘乔丹’的商标，但对于超过五年争议期的涉及‘乔丹’的商标，应采用包括区别性标识等在内的合理方式，注明其与美国前篮球运动员迈克尔·乔丹（Michael Jordan）不存在任何关联，以消除联系，显示区别，停止侵害。”同时，“被告乔丹体育股份有限公司停止使用其企业名称中的‘乔丹’商号”。该判决彻底解决了恶意抢注超过五年的商标无法被无效，以及含有抢注商标文字商号可能导致的混淆误认问题。这也是该案依据在先权利启动民事诉讼给我们的重要启示意义。
（三）依据在先有一定影响的商品/服务名称维权
潘氏姐弟是耳光馄饨的创始人，凭借干净、实惠的口碑，耳光馄饨赢得顾客广泛认可。“耳光馄饨”品牌创意的来源是，因有顾客形容店内所售馄饨味道极好，以至被打耳光也不肯放手，因此命名为“耳光馄饨”。“耳光馄饨”商标被美亚公司抢注后，潘氏姐弟针对抢注商标提出无效宣告的同时，还对美亚公司和再高公司提起了不正当竞争民事诉讼，在民事诉讼中主张“耳光馄饨”构成在先有一定影响的商品服务名称。
审理该案[6]的法院认定，原告在先使用的“耳光馄饨”商品/服务名称能够发挥区分来源的作用，大量在案证据能够证明“耳光馄饨”标识与原告建立了稳定的指向关联，并长久、持续知名，“耳光馄饨”已构成有一定影响的商品和服务名称。美亚公司和再高公司将他人具有一定影响的商品和服务名称抢注为商标，并实施规模化运作，系将仿冒意图深埋于注册商标专用权的合法装裱之下，美亚公司、再高公司的行为违背了诚实信用原则及公认的商业道德，侵犯了“耳光馄饨”标识形成的在先权益，扰乱了公平的竞争秩序。据此，法院判决，抢注方赔偿潘氏姐弟公司140余万元。
从上述判例可以看出，有一定影响的商品或服务名称，作为一种未经核准注册而实际投入使用的商业标识，因其通过大量的使用而具有区分商品或服务来源的识别功能和一定程度的商誉累积，其可以获得反不正当竞争法的保护。
（四）依据在先有一定影响的商品装潢维权
新平衡体育运动公司（下称“新平衡公司”）“New Balance”品牌运动鞋在中国具有极高知名度和市场占有率。“New Balance”运动鞋有一项标志性设计，即在鞋两侧中央位置靠近鞋带处使用大写的英文字母“”装潢。
纽巴伦（中国）有限公司（下称“纽巴伦公司”）于2004年抢先申请了与新平衡公司标识高度近似的商标，并于2012年获得注册。虽然新平衡公司的商标也于2016年获得注册，但纽巴伦公司在运动鞋产品相同的位置使用商标，且整体鞋型等与新平衡公司的高度近似，导致了市场混淆和新平衡公司市场份额的降低。新平衡公司向纽巴伦公司提起不正当竞争民事诉讼，主张纽巴伦公司侵犯了新平衡体育运动公司上述有一定影响的商品装潢。
法院认为，通过长期宣传和反复使用，已经足以使相关公众将运动鞋两侧使用字母装潢的商品与“New Balance”运动鞋相联系，使该装潢具有了识别商品来源的显著特征，故原告主张的鞋两侧字母装潢属于“有一定影响的商品装潢”。从相关宣传报道、司法判决等来看，该装潢在被告第4236766号注册商标申请日之前已经“有一定影响”。法院判定纽巴伦公司侵犯了原告在先有一定影响的商品装潢，判决赔偿原告损失1080万元。
本案的重要启示意义在于，在后的标识与他人在先有一定影响的商品装潢构成近似，造成混淆的，即便该标识系注册商标，但因其侵害在先权益，违背诚实信用原则，不论其是否已经通过行政程序予以撤销，均不得妨害在先有一定影响的装潢业已形成的市场利益。
三、针对恶意抢注行为本身提起不正当竞争民事诉讼
针对抢注者恶意维权，品牌方除可以依据在先权利主动发起民事诉讼外，还可以以恶意抢注行为本身构成不正当竞争为由提起民事诉讼，要求抢注方赔偿品牌方为应对恶意抢注和恶意维权造成的维权损失，以及禁止恶意抢注人继续实施商标抢注行为。
在优衣库案[7]中，法院认为，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。恶意提起知识产权民事诉讼，是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。中唯公司、广州指南针公司提起的涉案商标侵权诉讼均属于恶意提起知识产权民事诉讼的行为。中唯公司、广州指南针公司应当赔偿迅销公司、优衣库公司为了应对恶意诉讼产生的损失，包括诉讼即将发生之际的调整摘除吊牌产生的损失、诉讼中的律师费、公证费、差旅费等合理费用共计483余万元。
在艾默生公司与和美泉公司、海纳百川公司等不正当竞争案[8]中，法院认定，基于艾默生公司的持续宣传和推广，其“爱适易”商标在食物垃圾处理器领域具有一定的影响，在净水瞬间热饮系统也有所涉及。和美泉公司、海纳百川公司从事水净化设备的生产经营，与艾默生公司均涉及环保厨卫设备，双方之间存在一定的竞争关系。在此情况下，和美泉公司、海纳百川公司先后在多个类别的商品或服务上注册与艾默生公司“爱适易”系列商标相同或近似的诸多商标，亦未对其注册意图以及相关商标的设计创作来源等作出合理解释说明，其上述行为已明显超出正常的生产经营需要，导致艾默生公司通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼以及本案民事诉讼的方式维护其合法权益，在一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营。和美泉公司、海纳百川公司的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了艾默生公司的合法权益，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为。据此，法院判决抢注方赔偿艾默生公司经济损失120万元。同时，法院还认定，考虑到商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序，侵权成本低，如不判令停止继续实施抢注行为，则权利人需要不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益，不仅权利人需要花费大量的成本，同时也造成公共资源的极大浪费。因此，判令被告停止针对原告所请求保护的涉案“In-Sink-Erator”“爱适易”等商标相同或近似的商标实施抢注行为。
综上所述，品牌方在遭遇商标抢注及恶意维权时，建议在行政程序无效抢注商标的基础上，综合运用民事维权策略。一方面，应依据“在先使用”或对方构成“权利滥用”进行有效的不侵权抗辩；另一方面，还应变被动为主动，依据在先民事权利或权益，积极主动出击，对恶意抢注方发起民事侵权、不正当竞争诉讼，维护自身的合法权益。最后，针对恶意抢注行为本身还可以提起不正当竞争民事诉讼，要求抢注方赔偿品牌方维权造成的经济损失以及禁止抢注方继续实施商标恶意抢注行为。
